Copyright, Proprietà intellettuale, diritto d’autore, Marchi & Brevetti: facciamo chiarezza e perché un’azienda dovrebbe tutelarsi. Intervista a Debora Bernocchi.
#1. Oggi se ne parla sempre più rispetto al passato e forse anche in modo confusionario, riusciresti a darci in primis delle differenze tra Copyright, proprietà intellettuale, brevetti ecc.? Può essere applicato anche sul web? Per quanto tempo ci si può tutelare? Esistono categorie di registrazione?
Il Copyright e/o la proprietà intellettuale e/o il diritto d’autore sono diversi termini che definiscono la stessa tutela che un autore può ottenere quale creatore di un’opera. Il termine Copyright è usato nella legislazione americana e questa è più improntata sulla tutela economica dell’autore piuttosto che sul diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera. Testi, musica, App, software, teatro, cinema, architettura, arti figurative etc.
La tutela del diritto d’autore prescinde da adempimenti formali. I diritti degli autori sussistono dal momento in cui l’opera è creata. Tuttavia, per esser in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico, è opportuno attribuire data certa alla creazione dell’opera. Si effettua mediante il deposito della propria opera presso la Siae o altre società similari affinché venga emesso un certificato che attesti la data di creazione dell’opera, altrimenti utilizzando registri disponibili online.
Una volta che l’opera è creata, farà capo all’autore il diritto morale cioè il diritto di essere riconosciuto autore e di poter vietare qualsiasi atto che deformi, modifichi, alteri l’aspetto originale dell’opera: diritto di paternità e di integrità dell’opera. Oltre al diritto morale, l’autore ha anche i diritti di utilizzazione economica dell’opera, entrambi sono conferiti dalla legge. Il diritto morale è inalienabile, illimitato nel tempo e imprescrittibile e indipendenti dai diritti di utilizzazione economica, durano per tutta la vita dell’autore, rivendicati dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti. I diritti di sfruttamento economico possono essere sfruttati dall’autore medesimo o concessi singolarmente a terzi attraverso contratti scritti e sono limitati nel tempo; cioè fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Dopo questa data i suoi diritti diventano di Pubblico Dominio.
È molto importante nel caso di sfruttamento economico di un’opera, accertarsi quali sono le norme straniere che regolano il diritto d’autore e soprattutto la durata dello stesso. Per fare un esempio, il fumetto “Popeye” in Europa è di Pubblico Dominio, mentre in USA è ancora sottoposto alla legge del diritto d’autore fino al 2024).
La proprietà industriale invece tutela i brevetti, i modelli di utilità, il know-how, marchi, il design, le denominazioni d’origine. La tutela avviene mediante il deposito del brevetto o del marchio o del design presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Brevetti – il brevetto è uno strumento della proprietà industriale il cui fine è quello di tutelare l’innovazione tecnica (relativamente ad un prodotto/dispositivo, un apparato o un procedimento). Il brevetto è sostanzialmente la soluzione di un problema noto in modo non noto o non ovvio con riferimento a ciò che già esiste nello stato dell’arte. Il brevetto è relativo alla tutela delle caratteristiche tecnico-funzionali. Un brevetto ha una durata di 20 anni (nel caso di un brevetto per invenzione industriale) o 10 anni (nel caso di un modello di utilità – il cosiddetto “fratello minore” dell’invenzione che tutela le migliorie o perfezionamenti di un prodotto o dispositivo (non è contemplato il procedimento).
Il design invece protegge le caratteristiche estetiche di un prodotto (forma, linee, colori, finiture superficiali) ecc.; esso ha una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo di 5 in 5 fino ad un massimo di 25 anni. Anche i marchi e i design devono essere depositati per ottenere un monopolio, una volta ottenuta la registrazione, il marchio dovrà essere rinnovato dopo 10 anni;
Il web è un’insidia molto pericolosa per chi ha dei marchi, dei design e/o dei brevetti o è autore di foto, App etc. La contraffazione online non è così semplice poterla bloccare. Ci sono sì degli strumenti che noi consulenti possiamo porre in essere per il monitoraggio di marchi simili a quelli dei nostri clienti e/o di prodotti tutelati con il design attraverso le nuove tecnologie, ma è anche vero che una volta oscurati siti contraffattori, questi possano ricomparire. Un’accurata sorveglianza di titoli registrati è una delle prime armi a disposizione del cliente.
2. Com’è la situazione in Italia sul tema, è cambiato qualcosa rispetto al passato o la tutela rimane relegato ad una nicchia specifica?
La tutela dei diritti di proprietà industriale non viene relegata ad una nicchia specifica. Chiunque può depositare un marchio, un design. Mi accorgo spesso che ci sono piccole realtà che non capiscono quanto sia importante tutelarsi, perché se si ha un marchio registrato, e un terzo lo copia, la prima azione da porre in essere è quella di bloccare il terzo sul nascere. Attraverso un atto di opposizione presentato all’Ufficio competente, il titolare si oppone alla domanda e spesso il terzo è costretto a ritirare la domanda medesima. E se il terzo ha già cominciato a commercializzare prodotti con marchio simile al cliente, il Consulente ha dalla sua parte diversi istituti del codice di proprietà industriale come per esempio il sequestro,
Per quanto riguarda la materia del brevetto e/o del design vi è sempre un’idea che tali mezzi di tutela siano facilmente by-passabili, che non servano e che siano costosi. Tuttavia, con il maggior proliferare delle misure di finanza agevolata e delle informazioni sui benefici fiscali legati alla materia si assiste ad un cambiamento. Il titolare di un diritto quale un marchio, un design può ottenere finanziamenti, può concedere in licenza l’uso e avere in cambio delle royalties.
L’Ufficio Europeo ha fatto un’analisi approfondita per quanto riguarda le aziende che hanno investito in proprietà industriale e ha pubblicato i suoi dati dove si evince che chi investe, ha un ritorno economico maggiore di chi non investe in proprietà industriale.
3. Oggi quant’è importante tutelarsi e come lo si dovrebbe fare? Occorre un team di consulenti e/o legali? Puoi spiegarci la procedura standard per la registrazione di un naming, brevetto ecc?
Oggi secondo me è diventato “obbligatorio” avere marchi e design registrati; viviamo nel mondo della tecnologia e tutto corre. Come dicevo prima, il Web è diventato il primo veicolo di vendita, la pandemia ci ha costretto a “buttarci” nelle vendite online e a maggior ragione, le insidie della contraffazione sono aumentate. È sempre meglio affidarsi a uno Studio ben organizzato dove all’interno si trovano Consulenti specializzati nelle varie materie.
Le procedure per il deposito di un brevetto sono complesse e non semplici da riassumere in poche parole (dipende anche dalla tipologia di tutela che si intende mettere in campo e da dove). Per quanto riguarda i marchi, i depositi delle domande avvengono online attraverso le piattaforme messe a disposizione dall’Ufficio Italiano, dall’Ufficio Europeo e dall’Ompi. La bravura del Consulente sta nel valutare attentamente e di effettuare delle ricerche di anteriorità per marchi simili e/o uguali prima di effettuare il deposito della domanda; rivendicare i prodotti e/o i servizi di cui si chieda il monopolio è la parte più importante. Confrontarsi sempre con il grafico del cliente così da depositare un marchio distintivo e non descrittivo. La descrittività è la causa di nullità assoluta in cui può incorrere un marchio; gli uffici preposti infatti inviano rilievi se considerano il marchio descrittivo per i prodotti del cliente.
Per fare un esempio, gli Uffici non permetteranno MAI la registrazione di un marchio la cui parte denominativa sia “Miele” se si produce e commercializza miele, mentre un marchio formato sia dalla parola Miele sia da una parte grafica distintiva e dall’elaborazione del tutto, potrebbe superare l’eventuale causa di nullità assoluta per mancanza di distintività. Il marchio inoltre non deve essere decettivo, non deve trarre in inganno il consumatore, non deve essere contrario alla legge. Il Consulente saprà come indirizzare e come portare alla registrazione il marchio del proprio cliente.
4. Facendo Marketing sul web, collezioniamo una mole di dati infiniti e posso garantirti che il plagio o addirittura cloni di aziende sono all’ordine del giorno. Si può fare qualcosa al riguardo? Ci si può tutelare in qualche modo?
Mi riallaccio a ciò che precedentemente ho detto. Le armi ci sono per contrastare i cloni, le contraffazioni dei marchi e/o dei prodotti, bisogna mettere in atto sia ciò che la tecnica ci da, sia affidarsi al monitoraggio costante.
5. La proprietà intellettuale può essere applicata anche a testi generici e pubblicati sul web?
La proprietà intellettuale tutela tutto ciò che è creativo, tutto ciò che è originale, se ha queste caratteristiche, il testo diventa un’opera così da essere tutelata dal diritto. Una volta pubblicati per essere tutelati bisogna attingere dalle stesse possibilità offerte dagli strumenti tecnologici e telematici.
6. Qual è lo scenario futuro? A Londra, per farti un esempio, esistono già team di consulenti esperti per il recupero di domini di siti web e le cifre in gioco per tale servizio sono nell’ordine delle migliaia di euro.
Nel caso di recupero di siti web, in Italia ci sono norme processuali che permettono il recupero del sito aziendale contraffatto o il trasferimento del medesimo da parte dell’autorità giudiziaria. Ci sono due vie per recuperare un nome a dominio, quella giudiziaria che è lunga e costosa ma che permette anche il risarcimento dei danni e spese legali (azione inibitoria e azione risarcitoria) e quella amministrativa più veloce, meno onerosa ma che non permette il risarcimento dei danni e il recupero delle spese legali che dovranno essere poi chieste in un secondo tempo.
Per la procedura amministrativa ci sono organismi preposti al recupero dei nomi a dominio sia a livello nazional sia a livello internazionale. Dipende dall’estensione del nome a dominio. L’EUIPO, ufficio europeo per il deposito dei marchi, ha ampliato in tal senso la collaborazione con un altro ente proprio per il monitoraggio dei siti in contraffazione ai marchi europei. Un bravo consulente mette in moto tutte le strategie per tutelare il suo cliente.
7. Quali sono invece le domande più comuni che ricevi da parte delle aziende, che tipo di problematiche hanno?
- Ho un marchio e vorrei depositarlo, quanto mi costa?
- Ho già preparato tutto il packaging, le etichette, ho un sito per l’e-commerce, vorrei depositare il mio marchio.
- Mi è arrivata un’opposizione da parte di un terzo, avevo guardato su Internet e non c’era un marchio uguale al mio!
- Perché ora mi si chiede di ritirare la mia domanda?
- Posso bloccare l’importazione di prodotti contraffatti?
8. Ti è mai capitato di agire in tutela di un marchio, brevetto, proprietà intellettuale? Come si agisce in tal caso?
Diffida in primis e poi si analizzano possibili scenari. Ogni caso è a sé stante.
9. Qual è l’aspetto più importante da non trascurare in fatto di registrazione e tutela?
Io parlo per me come consulente in marchi, a mio avviso la cosa più importante è di condurre una ricerca di anteriorità di diritti di terzi in modo approfondito, e nel caso si riscontrassero tali anteriorità, consigliare al meglio il cliente per il futuro deposito di un marchio, rendendolo distintivo e non simile o uguale a quello di terzi che vantano diritti anteriori.
Valutare il territorio e le classi dei prodotti e/o dei servizi. Spesso si deposita in Italia e poi si valuta un eventuale deposito estero o europeo, ed è proprio per questo che noi consulenti, attraverso le banche dati a pagamento, riusciamo a sondare e a estrapolare marchi simili. La similitudine non è solo quella visiva, ma entra in gioco anche quella fonetica e quella concettuale.
Prendiamo ad esempio il termine “aqua” scritto senza C, a livello fonetico e concettuale è uguale per i consumatori; il consumatore pronuncia nello stesso modo sia che la parola “aqua” sia scritta con o senza C. Non dimentichiamoci poi un lato essenziale per mantenere un marchio, questo deve essere usato entro 5 anni dalla registrazione pena la decadenza!
10. Quali le differenze tra Euipo e il registro italiano? l’Euipo ha giurisdizione anche fuori dall’Europa? Qual è il registro più importante ai fini della propria tutela?
L’EUIPO è l’Ufficio europeo per il deposito delle domande di marchio e design a livello europeo. La tutela viene estesa ai 27 Paesi facenti parte l’Unione e nel caso di entrata di un nuovo Paese, la tutela viene estesa automaticamente al nuovo Paese. L’UIBM invece è l’Ufficio preposto al deposito di marchi, design e brevetti italiani. Il titolare ottiene la tutela solo nel territorio italiano. Se si desidera estendere territorialmente la tutela, bisogna sempre valutare dove e per quali prodotti. Perché può essere che in Italia non ci sia un marchio simile al nostro ma in un altro Paese europeo o extra europeo il marchio abbia ottenuto la tutela; ecco perché ribadisco che la ricerca di anteriorità affidata a noi consulenti è la base per l’ottenimento del marchio evitando in questo modo un doppio esborso economico.
Non esiste un registro più importante. La scelta è territoriale, depositerò in Italia se desidero un marchio italiano, in Europa se europeo ma non dimentichiamoci che esiste anche il marchio internazionale che copre gli altri Paesi del mondo attraverso due sistemi.
Il primo attraverso l’OMPI o WIPO con sede a Ginevra e l’altro attraverso depositi locali esteri. Nel primo caso, i membri che ne fanno parte sono 108 e vengono coperti ben 124 Paesi. Attraverso il sistema di Madrid, con un’unica domanda si chiede di depositare un marchio in diversi Paesi senza dover pagare tante tasse quanti sono i Paesi. Una volta depositata la domanda, questa verrà trattata dai singoli Uffici come se fosse un deposito locale diretto.
Ecco che anche qui, la consulenza è necessaria e ribadisco che la ricerca di anteriorità è ancora più importante.
Chi è Debora Bernocchi?
Io sono Consulente abilitato iscritto all’albo dei Consulenti in proprietà industriale nella sezione Marchi. Mi occupo di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi (insegna, ditta, nomi a dominio, denominazione o ragione sociale) e indicazioni geografiche. Per ottenere questa qualifica, dopo una laurea che di solito è in Giurisprudenza, bisogna svolgere un tirocinio di 18 mesi presso uno studio in consulenza industriale, e sostenere un esame di abilitazione che consiste sia in una prova scritta che in una prova orale. È obbligatorio, una volta iscritto nell’albo, che il Consulente continui la sua formazione attraverso l’acquisizione di crediti formativi.
L’importanza del lavoro di noi consulenti non viene capita appieno, vorrei specificare però che quando si parla di brevetti o di modelli di utilità, il fatto di affidarsi ad un consulente sembra più naturale di quando ci sia da depositare un marchio o un design.
Le insidie però ci sono e queste causano anche perdite economiche.
La frase “è meglio prevenire piuttosto che curare”.
